Comment le célèbre fast food a-t-il perdu sa marque « Big Mac » ?
Le 11 janvier 2019, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), a rendu une décision par laquelle la déchéance de la marque européenne Big Mac a été prononcée pour défaut d’exploitation. Ainsi il est désormais possible d’enregistrer et d’utiliser la marque Big Mac, autrefois détenue par Mc Donald’s, au sein de l’Union Européenne pour désigner des sandwiches mais aussi des services de restauration.
L’indémodable Big Mac, victime de déchéance
Lancé à Pittsburgh en 1967, le Big Mac s’est imposé pour le consommateur comme l’une des prestations phares de Mcdonad’s. Seulement depuis le 11 janvier 2019, Big Mac n’appartient plus à Mcdonald’s en tant que marque. Le 11 avril 2017 une chaine de restauration rapide Irlandaise, Supermac’s, fondée depuis plus de 40 ans, a déposé une demande auprès de l’EUIPO afin d’obtenir la déchéance totale de la marque de l’Union européenne Big Mac, appartenant depuis 1996 à Mcdonald’s. La marque avait été enregistrée pour les produits désignés aux classes 29[1], 30 [2]et 42[3]de la classification de Nice.
Les contentieux autour de la marque litigieuse ne sont pas nouveaux. En 2014, Mcdonald’s avait formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque « Supermac », pour les catégories 29, 30 et 42, proposées par la chaine de restauration Irlandaise. En effet le suffixe « mac » présentait un certain degré de similitude sur les plans phonétiques et conceptuels de nature à induire le consommateur[4]en erreur. La demande de Mcdonald’s avait été partiellement recueillie en refusant à « Supermac » de figurer aux classes 29 et 30 ». Revancharde, la chaine irlandaise a intenté une action visant à la déchéance de la marque et obtenu gain de cause.
Pour quelles raisons Mcdonald’s a-t-il perdu sa marque Big Mac, détenue depuis tant d’années ?
Le restaurant irlandais à l’origine de la demande reproche à Mcdonald’s de ne pas avoir fait un usage sérieux de ladite marque pour les produits et services désignés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 années, dans l’Union européenne.
En effet, le dépôt d’une marque permet à son titulaire d’obtenir un monopole sur un signe distinctif. Elle permet ainsi au consommateur d’identifier des produits ou des services, c’est pourquoi le dépôt d’une marque est très important. Il s’agit d’un atout considérable pour l’entreprise qui enregistre. Seul Mcdonald’s pouvait utiliser le signe Big Mac, lui permettant d’avoir l’usage exclusif de cette marque et de ne pas être confondu.
Cependant, dans l’hypothèse où le titulaire de la marque ne l’exploiterait pas, un tiers peut contester l’usage sérieux entrainant la déchéance. La déchéance d’une marque apparait, pour son titulaire, être une sanction sévère. Toutefois cette solution est indispensable à notre économie et permet avant tout d’encourager l’innovation. Il serait injuste de refuser l’usage d’un signe qui n’est plus utilisé par son titulaire depuis de nombreuses années.
En Europe, l’enregistrement d’une marque auprès d’un office de propriété intellectuelle ne suffit pas pour assurer à cette dernière une protection durable et efficace. En effet l’article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que « le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage».
Un usage sérieux de la marque Big Mac remis en cause
Le 11 janvier 2017, l’EUIPO a fait droit à la demande en déchéance de la marque Big Mac au motif que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant 5 ans. Cette décision apporte des précisions sur la manière dont la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit être fait.
Macdonald’s et ses avocats ont alors fourni pour se défendre des attestions de la société en Allemagne, France et Grande Bretagne avec à l’appui le nombre de vente de sandwiches Big Mac, ainsi que des exemples d’emballage et autres brochures, affiches publicitaires du fameux burger (toujours en allemand, français et anglais). Les avocats ont également fourni des informations émanant du site Wikipédia afin de défendre leur marque.
Cependant l’EUIPO a estimé que les éléments ne concernaient que des sandwiches et non l’ensemble des produits visés par la marque enregistrée. De plus McDonald’s a rapporté des preuves que dans certains territoires de l’UE. L’ensemble des éléments produits émanent de la marque ce qui conduit à atténuer la force probante des preuves et quant aux extraits de site internet l’EUIPO estime que « la seule présence d’une marque sur un site internet n’est pas, en soi, suffisant pour prouver un usage sérieux de la marque sauf à ce que le site internet mentionne également, le lieu, l’heure et l’étendue de l’usage ». L’office a considéré que les preuves fournies n’étaient pas non plus de nature à établir l’usage continu de la marque sur le territoire de l’UE.
Ainsi l’EUIPO a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour caractériser l’usage sérieux de la marque pendant 5 ans. Cette décision insiste sur les éléments de preuve à apporter pour qualifier l’usage sérieux de la marque, à savoir, l’apport de différents éléments de communication contextualisés par des données statistiques et comptables.
Et ensuite ?
Si les affaires en restent là, la chaine de restauration irlandaise pourra alors s’implanter partout en Europe. Cependant McDonald’s dispose encore de quelques semaines pour déposer un recours devant l’EUIPO, ce que le célèbre fast-food ne manquera probablement pas de faire. Comme le souligne Alain Berthet[5], avocat spécialiste du droit des marques et de la propriété intellectuelle, les chambres de recours de l’EUIPO pourrait partiellement rejeter la demande de Supermac’s en raison de l’extrême sévérité de la décision rendue par l’EUIPO. De plus si la marque « Big Mac » se maintient uniquement pour les sandwichs l’EUIPO devra se prononcer sur le risque de confusion entre la marque irlandaise et la marque américaine. Selon ce spécialiste, l’issue de cette bataille judicaire ne sera pas connue avant 2021…
Les concurrents de Mcdonald’s s’amusent de cette décision. En effet Burger King [6]s’est empressé de « troller » son meilleur ennemi en rebaptisant certains de ses burgers. Les clients qui se présentent à la caisse peuvent ainsi commander « Pas des Big Mac’s » et se rassasier grâce au « burger que le Big Mac aurait voulu être » ou bien grâce au « Big Mac mais avec plus de goût« .
Louise-Adèle Dumons
[1]Classe 29 : Aliments à base de viande, porc, poisson et volaille, sandwiches à la viande, sandwiches au poisson, sandwiches au porc, sandwiches au poulet, fruits et légumes conservés et cuits, œufs, fromage, lait, produits à base de lait, pickles, desserts.
[2]Classe 30 : Sandwiches comestibles, sandwiches à la viande, sandwiches au porc, sandwiches au poisson, sandwiches au poulet, biscuits, pain, gâteaux, biscuiterie, chocolat, café, succédanés du café, thé, moutarde, gruau d’avoine, pâtisserie, sauces, assaisonnements, sucre.
[3]Classe 42 : Services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants et d’autres établissements ou infrastructures de restauration pour la consommation et le ‘drive-in’ ; préparation de plats à emporter ; conception pour le compte de tiers de ce type de restaurants, établissements et autres infrastructures ; planification et conseils en matière de construction de restaurants, pour le compte de tiers.
[4]https://www.eurojuris.fr/articles/decheance-marque-big-mac-38065.htm
[5]http://www.lefigaro.fr/societes/2019/01/17/20005-20190117ARTFIG00201-marque-big-mac-revoquee-en-europe-qu-est-ce-que-ca-change.php
[6]https://www.20minutes.fr/insolite/2443315-20190204-video-quand-burger-king-trolle-mcdonald-big-mac-appartient-plus-vraiment